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A questão está errada, pois o objetivo da proteção de marcas não é apenas de beneficar o proprietário da marca, mas também evitar que os consumidores sejam lesados com a possível confusão ao adquirirem produtos. Ou seja, ainda que haja autorização da detentora da marca, caso o novo pedido de registro possa trazer prejuízos a sociedade, compete ao INPI indeferí-lo.
Lei nº 9279/96
Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:
V - repressão à concorrência desleal.
Seção II
Dos Sinais Não Registráveis Como Marca
Art. 124. Não s„o registráveis como marca:
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
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Complementando, veja informativo 317/2007 do STJ:
ANULAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REGISTRO. MARCA.
Trata-se de registro negado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) por anterioridade de marca impeditiva, pertencendo à mesma classe, fonética igual, grafia semelhante, além de os produtos serem afins – tintas e resinas – (art. 65, item 17, do CPI). Na espécie, a embargante alegava que a firma detentora da marca anterior (titular do registro) consentira que ela tivesse esse registro da marca. Isso posto, ressaltou o Min. Relator que o INPI tem competência exclusiva no território nacional para a concessão de privilégios e sua respectiva exploração nos termos do CPI, não podendo acordos privados se sobreporem às determinações desse órgão oficial. Observou ainda que tanto o antigo CPI quanto a vigente Lei n. 9.279/1996 requerem instauração de processo administrativo originário do próprio INPI para qualquer procedimento e com a devida decisão fundamentada. Logo é obrigatória a participação da referida autarquia em eventual transferência do uso de marca. Outrossim, destacou que a conclusão do aresto recorrido, quanto à confusão ou induzimento a erro do consumidor, se registrada a marca, incide no enunciado da Súm. n. 7-STJ e que não houve o cotejo analítico entre os julgados tidos como divergentes. Com esses argumentos, a Turma não conheceu do REsp. Precedentes citados: REsp 142.954-SP, DJ 13/12/1999; REsp 284.742-SP, DJ 8/10/2001; REsp 30.751-SP, DJ 1º/8/1994, e REsp 325.158-SP, DJ 9/10/2006. REsp 256.442-RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 19/4/2007.
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Complementando o estudo.
São requisitos para o registro da marca:
a) Novidade relativa: não é necessário que o requerente do registro tenha criado o signo, em sua expressão lingüística, mas tão-somente que lhe tenha dado uma nova utilização. A novidade relativa está em utilizar determinado signo na identificação de produtos industrializados ou comercializados, ou, ainda, de serviços prestados. Em razão do caráter relativo da novidade, a proteção da marca está restrita à classe dos produtos ou serviços a que pertence o objeto marcado.
b) Não colidência com marca notória: o INPI poderá indeferir o pedido de registro de marca que seja reprodução ou imitação de outra marca que notoriamente pertença a terceiro, ainda que não haja registro anterior dessa marca no INPI.
c) Desimpedimento: o art. 124 da Lei n. 9.279/96 enumera inúmeros signos que não são passíveis de registro.
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É imperioso registrar que a proteção da LPI não é somente aos agentes produtivos, como os concorrentes trazidos no enunciado. Deve-se atentar a função social descrita no art 2º da LPI, cuja reverberação vem da CF: "A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País". Portanto, independe se houve autorização de concorrente para a utilização de grafia similar, pois se deve atentar se há a possibilidade de confusão por consumidores causando, por conseguinte, lesões.
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Art. 124 da Lei 9.279/96
"Não são registráveis como marca:
XIX - Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou produto idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia."
Ou seja, proibição do registro de uma marca que possa causar confusão ou associação com marca alheia registrada.
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A questão está errada, pois o objetivo da proteção de marcas não é apenas de benefiar o proprietário da marca, mas também evitar que os consumidores sejam lesados com a possível confusão ao adquirirem produtos.
estamos entendidos?!
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Complementando,
A concessão do registro de marca confere ao seu proprietário o direito de uso exclusivo no território nacional, o direito ceder o registro, o de licenciar o seu uso e o de zelar pela sua integridade material ou reputação, conforme dispõe a LPI (art. 129 e 130).
Convém lembrar, também, que caso seja de interesse do proprietário ceder o uso da marca, a cessão deve se dar quanto a todos os registros ou pedidos de registro relativos ao produto, nos termos do art. 135 da LPI.
Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.
Por fim, a licença de uso da marca teria que se dar por contrato averbado no INPI, que deve ser publicado para ter efeitos quanto a terceiros (art. 139 LPI.
Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.
Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros