Questão 1748869

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: Telebras
• Ano: 2015
• Provas: CESPE - 2015 - Telebras - Advogado
• Disciplina: Direito Empresarial (Comercial)
• Assuntos: Bens tutelados; Direito da Propriedade Industrial

Passados cinco anos da concessão do registro de marca, determinada pessoa, com legítimo interesse, solicitou ao INPI que fosse declarada a caducidade do registro das marcas de duas sociedades empresárias, com base nos seguintes fatos: o produto elaborado e fabricado no Brasil pela primeira sociedade era destinado exclusivamente ao mercado externo; a marca da segunda sociedade era de uso esporádico, com escassas negociações no mercado e rentabilidade ínfima nos cinco anos anteriores.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item subsecutivo acerca do registro das marcas, nos termos da jurisprudência do STJ.

O INPI deverá denegar o pedido de caducidade do registro de marca da primeira sociedade empresária, pois o simples fato de o produto elaborado e fabricado no Brasil ser destinado ao mercado externo não demonstra a caducidade do registro de marca por desuso.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• Gabarito: Certo

  Lei 9.279/96:

  Art. 142 . O registro da marca extingue-se:

  (...)

  III - pela caducidade

   Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

   I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil;

  Art. 145. Não se conhece/rá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovadoou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos.

• Imagine que uma marca é registrada no INPI. A empresa começa a fabricá-lo aqui no Brasil, mas ele só é vendido para o mercado externo, nunca sendo comercializado aqui. Há risco de haver a caducidade da marca com base no inciso I?

  NÃO. Se o titular da marca registrada no Brasil industrializa, fabrica, elabora o produto em território nacional, claramente inicia e faz uso da marca no Brasil, merecendo toda proteção legal, pois aqui empreende, gerando produção, empregos e riqueza, sendo indiferente que a mercadoria aqui produzida seja destinada ao mercado interno ou exclusivamente ao externo. Produzir no País o produto com a marca aqui registrada atende suficientemente ao requisito legal de “uso da marca iniciado no Brasil”. 

  
  

  Fonte: Info 563 Dizer o direito

• Se o titular da marca registrada no Brasil industrializa, fabrica, elabora o produto em território nacional, claramente inicia e faz uso da marca no Brasil, merecendo toda proteção legal, pois aqui empreende, gerando produção, empregos e riqueza, sendo indiferente que a mercadoria aqui produzida seja destinada ao mercado interno ou exclusivamente ao externo - STJ, 4ª Turma, REsp 1.236.218-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 5/2/2015.

   

  Não temas.

• "Se o titular da marca registrada no Brasil industrializa, fabrica, elabora o produto em território nacional, claramente inicial e faz uso da marca no Brasil, merecendo toda proteção legal, pois aqui empreende, gerando produção, empregos e riqueza, sendo indiferente que a mercadoria aqui produzida seja destinada ao mercado interno ou exclusivamente ao externo. Produzir no País o produto com a marca aqui registrada atende suficientemente ao requisito legal de 'uso da marca iniciado no Brasil'".

  Fonte: Dizer o Direito (Informativo STJ n. 563)

• GABARITO: CERTO

  RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. CADUCIDADE DO REGISTRO (LEI 9.279/96, ART. 143). EXPORTAÇÃO DO PRODUTO. COMPROVAÇÃO DO USO NO BRASIL. EFETIVA COMERCIALIZAÇÃO EM TERRITÓRIO NACIONAL. ARGUMENTO DIVERSO LEVANTADO EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE USO EFETIVO DA MARCA. MANUTENÇÃO DA CADUCIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

  I - O aresto recorrido, ainda que admitindo a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão de anulação do registro, analisou o pedido inicial de declaração de caducidade da marca Colorado, por desuso.

  II - De acordo com a Lei de Propriedade Industrial, uma vez passados cinco anos da concessão do registro, se requerida a sua caducidade, deve o titular da marca demonstrar que, na data do requerimento, já iniciou seu uso no Brasil, ou que, ainda que interrompido o seu uso, a interrupção não ultrapassou mais de cinco anos consecutivos, ou que não tenha, nesse prazo, feito uso com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, sem que apresentadas razões legítimas.

  III - Se o titular da marca registrada no Brasil industrializa, fabrica, elabora o produto em território nacional claramente inicia e faz uso da marca no Brasil, merecendo toda proteção legal, pois aqui empreende, gerando produção, empregos e riqueza, sendo indiferente que a mercadoria aqui produzida seja destinada ao mercado interno ou exclusivamente ao externo. Produzir no País o produto com a marca aqui registrada atende suficientemente ao requisito legal de "uso da marca iniciado no Brasil".

  IV - Ocorre que a recorrida, em suas contrarrazões, aduz outro argumento capaz de superar a violação de lei invocada pela recorrente, o de que não houve comprovação do uso efetivo da marca.

  V - In casu, o volume de vendas do produto da marca em discussão, nas exportações comprovadas, é inexpressivo dentro da magnitude das operações bilionárias realizadas pela recorrente, insuficiente, portanto, para configurar e comprovar o uso efetivo da marca apto a afastar a caducidade por desuso.

  VI - Recurso especial desprovido.

  (REsp 1236218/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 11/06/2015)