Lei nº 9.279/96, art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que
impliquem transferência de tecnologia,
contratos de franquia e similares, para produzirem efeitos em relação a
terceiros.
Considerando-se a transferência
de segredo espécie de transferência de know how ou de tecnologia, a ela se aplica o dispositivo
transcrito, que trata de registro (e não de averbação) de contratos de transferência de
tecnologia.
Além disso, devem-se considerar os
seguintes pontos:
1)
averbação é uma espécie de retificação no registro;
2)
segredo industrial ou comercial não é patenteável nem registrável; e
3)
se
não há registro a ser retificado, a única coisa que se pode fazer é um
primeiro registro, e nunca uma averbação.
Diferente é o caso da marca,
objeto do Direito de Propriedade Industrial de cuja titularidade só goza quem a leve a registro, no INPI. Seu titular, caso celebre, posteriormente, contrato de licença de uso (transferindo a terceiro o direito de explorará-la), terá que requerer sua averbação no registro da marca, registro este que já constava nos
assentos do INPI.
Vejamos os dispositivos que regulam esta última hipótese:
Art.
139. O titular de registro ou o
depositante de pedido de registro poderá
celebrar contrato de licença para uso da marca (...)
Art.
140. O contrato de licença deverá ser
averbado no INPI (...)
Após realizar pesquisas sobre o tema segredo comercial, em livros e sítios eletrônicos, seguem os principais pontos encontrados:
1) O segredo comercial está definido no art. 39 do "Acordo TRIPs", tratado internacional referente a acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual. Tal dispositivo versa o seguinte:
Artigo 39
1. Ao assegurar proteção efetiva contra competição
desleal, como disposto no Artigo 10bis da Convenção
de Paris (1967), os Membros protegerão informação
confidencial de acordo com o parágrafo 2 abaixo, e
informação submetida a Governos ou a Agências
Governamentais, de acordo com o parágrafo 3
abaixo.
2. Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade
de evitar que informação legalmente sob seu controle
seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem
seu consentimento, de maneira contrária a práticas
comerciais honestas, desde que tal informação:
(a) seja secreta, no sentido de que não
seja conhecida em geral nem facilmente
acessível a pessoas de círculos que
normalmente lidam com o tipo de
informação em questão, seja como um todo,
seja na configuração e montagem
específicas de seus componentes;
(b) tenha valor comercial por ser secreta; e
(c) tenha sido objeto de precauções
razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa
legalmente em controle da informação, para
mantê-la secreta.
3. Os Membros que exijam a apresentação de
resultados de testes ou outros dados não divulgados,
cuja elaboração envolva esforço considerável, como
condição para aprovar a comercialização de produtos
farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que
utilizem novas entidades químicas, protegerão esses
dados contra seu uso comercial desleal. Ademais, os Membros adotarão providências para impedir que
esses dados sejam divulgados, exceto quando
necessário para proteger o público, ou quando
tenham sido adotadas medidas para assegurar que
os dados sejam protegidos contra o uso comercial
desleal.
2) Simplificadamente, pode ser conceituado como qualquer informação confidencial que, possuindo valor comercial, garanta ao seu possuidor alguma vantagem competitiva. Um exemplo é a fórmula da "Coca-cola".
3) Independem de qualquer tipo de registro, podendo ser protegidos ou resguardados por contratos.Por fim, com relação à questão, se a existência do segredo prescinde de registro, não há que se falar em averbação de contrato que verse sobre tal instituto.