Fábio Ulhoa Coelho
O autor em questão, frisa a diferença entre as formas existentes de concorrência ilícita, ou seja, entre a concorrência desleal e a infração da ordem econômica, de modo que, esta última, somente se diferencia, pois sua ocorrência ameaça, por assim dizer, as estruturas da economia de mercado, o que portanto, faz com que a mesma, possua um campo de atuação mais abrangente, quando comparado à concorrência desleal.
Faz-se também uma breve explicação sobre a concorrência, que se pressupõe, com o objetivo de prosperar a clientela, para assim, atingir os interesses dos rivais, com as perdas e com isto, obter ganhos.
Há segundo o autor, uma classificação da concorrência desleal, sob duas espécies: a específica e a genérica, na primeira, a tipificação penal está presente nas condutas que lesam os direitos de propriedade intelectual dos empresários, como por exemplo, os direitos sobre patentes, marcas, ou seja, este modo de concorrência é sancionado não só no âmbito civil, mas também no penal (Lei da Propriedade Industrial, Artigo 195), já a segunda se relaciona com a responsabilidade extracontratual, que se configura na sanção somente civil - a repressão civil assegura ao empresário, que fora vítima a devida composição dos danos sofridos - (Lei da Propriedade Industrial, Artigo 209).
fonte: https://anabmurard.jusbrasil.com.br/artigos/180443426/concorrencia-desleal
obs.: O crime de concorrência desleal, na modalidade desvio de clientela alheia, está tipificado no art. 195, III, da lei 9.279/96. Nesse dispositivo determina-se que comete concorrência desleal quem “emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem.”.
Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:
III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;
A proteção da Propriedade
Industrial é resguardada pela Lei nº 9.279/96. Constituem bens incorpóreos que
compõem o estabelecimento empresarial: as marcas, desenho industrial, patente
de invenção e modelo de utilidade. A proteção da invenção e do modelo de
utilidade decorrem da patente, enquanto o desenho industrial e as marcas são objeto
de registro. Os direitos de propriedade intelectual são considerados bens
móveis.
A proteção efetuar-se-á
mediante: a) concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; b)
concessão de registro de desenho industrial; c) concessão de registro de marca;
d) repressão às falsas indicações geográficas; e e) repressão à concorrência
desleal.
A)todas as palavras podem
ser contratadas pela empresa, sem risco jurídico, visto que não é possível a
proteção como marca da palavra em si, pois ela é considerada uma informação
livre da linguagem, artigo 124, inciso II da Lei n° 9.279/96, pelo princípio da
especificidade, e não haveria aproveitamento parasitário em tal prática.
Não se aplica o disposto no
art. 124, II, LPI, já que não estamos falando de letras utilizadas aleatoriamente
e sim de palavras que já se encontram registradas como produto da concorrente.
Art. 124. Não são
registráveis como marca: (...) II - letra, algarismo e data, isoladamente,
salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
Entende-se por concorrência parasitária
a utilização da marca ou palavra utilizada com o objetivo de gerar confusão
entre o consumidor, desviando assim a clientela do concorrente. Pelo princípio
da especificidade, o registro da marca confere ao seu titular somente a
proteção no ramo da atividade em que foi registrada.
Nesse sentido o STJ firmou
entendimento no RESP. Nº
1.309.665 – SP. RECURSO
ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. PRETENSÃO DE IMPEDIR A
UTILIZAÇÃO DA MARCA REGISTRADA "CRESCER". PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE.
ATIVIDADES DISTINTAS ENQUADRADAS DENTRO DA MESMA CLASSE. SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO. SERVIÇOS
COMPLEMENTARES. FINALIDADES IDÊNTICAS E MESMOS CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO.
GRANDE RISCO DE CONFUSÃO NO CONSUMIDOR.
1. Pretensão da recorrente
de impedir a utilização, por parte da recorrida, da marca registrada
"CRESCER", da qual detém a titularidade. 2. Como corolário do
princípio da especificidade, o direito à exclusividade da marca se pressupõe
dentro da classe de serviços na qual foi registrada. 3. Atividades da
recorrente e da recorrida que, embora não sejam idênticas, se enquadram na
mesma classe "serviços de ensino". 4. Grande risco de confusão no
mercado de consumo, por tratar-se de atividades complementares, com finalidades
idênticas, que envolvem os mesmos canais de comercialização. 5. Direito à
utilização exclusiva da marca registrada que deve ser garantido. 6. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO (grifo os nossos).
Alternativa Incorreta.
B) a empresa deve ter cuidado para não contratar palavras-chave que sejam
marcas registradas de produtos ou de empresas, pois pode incorrer no crime de
concorrência desleal, artigo 195, inciso III da Lei n° 9.279/96.
Nos termos do art. 195 da
Lei 9.279/96 – “Comete crime de concorrência desleal quem: (...) III -
emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio,
clientela de outrem.”
No caso em tela quando são
utilizados os chamados links patrocinados, utilizando-se da marca de titularidade
da concorrente, capaz de gerar confusão no consumidor, resta configurado o
crime de concorrência desleal, tipificado no art. 195, III, LPI.
Nesse sentido André Santa Cruz
salienta que “é muito importante destacar que, para a doutrina especializada, concorrência desleal depende de
concorrência efetiva. Isso significa
que alguns elementos precisam ser preenchidos para caracterização da
deslealdade, ou seja, a concorrência
desleal deve ser: a) simultânea (não pode
haver deslealdade em relação a estabelecimento que já encerrou suas atividades,
por exemplo), b) na mesma área de atuação (não há como haver deslealdade entre uma padaria e uma
farmácia) e c) no mesmo âmbito geográfico (não pode
haver concorrência ilícita entre, por exemplo, restaurantes que se situam
em cidades distantes uma da outra). (”RAMOS e , A.L.S.C. 2020, Direito
Empresarial - Vol. Único, 10th Edição, São Paulo -Método Disponível em: Grupo
GEN”).
Resta pacificado na doutrina e na jurisprudência que a
apresentação de um produto ou serviço fornecido por uma empresa que não seja
reconhecida ou consolidada no mercado acaba gerando o chamado “aproveitamento
parasitário de fama do concorrente” e desvio da clientela , ocorrendo a violação
da LPI e configuração de crime de concorrência desleal.
Ressalta-se que, a utilização indevida de palavras ou marcas
registradas, gerando o “mero aproveitamento parasitário” sem desvio da
clientela e quando não há concorrência direta com terceiros, tratando-se por
exemplo de produtos distintos, não configura crime de concorrência desleal.
Corroborando com o exposto, André Santa Cruz afirma “ a
distinção entre a concorrência desleal parasitária e o mero aproveitamento
parasitário (este considerado por alguns uma conduta legítima) é importante, e
é preciso ter cuidado para que a repressão ao parasitismo não se transforme em
proteção estatal de mero capricho de competidor estabelecido no mercado, com
limitação indevida à livre iniciativa e à livre concorrência”. (”RAMOS e , A.L.S.C. 2020, Direito
Empresarial - Vol. Único, 10th Edição, São Paulo -Método Disponível em: Grupo
GEN”).
Alternativa Correta.
C) a empresa só deveria contratar palavras-chave para links patrocinados que fossem suas próprias marcas
registradas, visto que não pode utilizar demais palavras de uso comum para essa
finalidade.
É possível a utilização de
palavras-chaves para contratação de links patrocinados, desde que estas não
estejam registradas como marca do concorrente, principalmente quando não são capazes
de gerar no consumidor uma confusão quanto ao produto adquirido ou serviços prestados
e consequentemente ao desvio da clientela.
Alternativa Incorreta.
D) o uso de palavra-chave pela empresa, mesmo que ela já tenha sido objeto de
registro como marca de outra empresa, não seria impeditivo para fins de busca,
visto que a proteção das marcas se dá apenas na modalidade de logotipo,
portanto o seu uso nominativo seria possível e não feriria o direito
marcário.
As marcas possuem forma de
apresentação, podendo ser nominativas, figurativas, tridimensionais ou mistas.
a) Marcas nominativas: São aquelas em que registramos apenas um
nome (expressão/palavra), não importando a sua apresentação.
b) Marcas figurativas – São aquelas que representam logotipos ou
ainda desenhos. Diferente da nominativa a marca figurativa não tem palavras,
podendo conter no máximo duas letras.
c) Marcas mistas – são aquelas que apresentam nome (palavra) e
uma figura.
d) Marcas tridimensionais – são aquelas que representam a
embalagem do produto, e essa por si só já identifica aquele determinado
produto.
Alternativa Incorreta.
E) pela lei, bastaria que uma palavra-chave fosse um domínio de internet para
que ela não pudesse ser contratada por uma outra empresa, que não a legítima
detentora daquele domínio, não havendo o requisito de ter que ser marca
registrada.
A palavra-chave pode ser
utilizada ainda que faça parte de um domínio quando não for capaz de gerar
confusão no consumidor, e seja apenas um "mero aproveitamento parasitário", e não
concorrência desleal parasitária, tipificada no art. 195, III, Lei de Propriedade
Industrial.
Alternativa Incorreta.
Resposta: B
Dica: Para entender melhor o entendimento
do STJ sobre proveito econômico parasitário recomendo a leitura integral do
Resp, no qual segue o destaque: Resp. Nº 1.190.341 - RJ (...) 3. O artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade
Industrial expressamente veda o registro de marca que imite outra preexistente,
ainda que em parte e com acréscimo "suscetível de causar confusão ou
associação com marca alheia". Todavia, o sistema de proteção de
propriedade intelectual confere meios de proteção aos titulares de marcas ainda
não registradas perante o órgão competente. 4. Conforme decidido no REsp
1.105.422 - MG, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, a finalidade da
proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação,
proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por
outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto
(art. 4º, VI, do CDC) (...) (grifo os nossos).