Gabarito B
Lei 9.279/96
a) ERRADA. Art. 167. A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido.
b) CERTA. Resolução 121/05 do INPI, art. 3º A proteção especial conferida pelo art. 125 Art. 3º da LPI deverá ser requerida ao INPI, pela via incidental, como matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro que apresente conflito com a marca invocada de alto renome, no INPI, nos termos e prazos previstos nos arts. 158, caput, e 168 da LPI,
respectivamente. (sacanagem da grossa cobrar um negócio desse!)
c) ERRADA. A Resolução supra dispõe que o requerimento de reconhecimento do alto renome somente pode ser pleiteado pela via incidental administrativa, isto é, juntamente com as medidas administrativas cabíveis para contestar a tentativa de registro de uma marca de terceiro no INPI (oposição e processo administrativo de nulidade).
d) ERRADA. Art. 124. Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.
e) Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial. Quanto ao termo inicial, deve-se considerar o momento da cessação da violação, porquanto se protrai no tempo nos casos de violações permanentes ou continuada.
A. ERRADO. A declaração de caducidade do registro de marca tem efeitos jurídicos a partir de sua declaração (ex nunc), e não efeitos retroativos (ex tunc). REsp 1080074/RS,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em 26/02/2013,DJE 13/03/2013
B. CERTO. Cabe ao INPI e não ao Poder Judiciário analisar os requisitos necessários à qualificação da marca como de alto renome. AgRg no REsp 1165653/RJ,Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 17/09/2013,DJE 02/10/2013
C. ERRADO. Para se conceder a proteção especial da marca de alto renome, em todos os ramos de atividade, (art. 125 da LPI) é necessário procedimento administrativo junto ao INPI. AgRg no AgRg no REsp 1116854/RJ,Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA,Julgado em 20/09/2012,DJE 02/10/2012
D. ERRADO. Para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. REsp 1450143/RJ,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 19/08/2014,DJE 02/09/2014
E. ERRADO. O termo inicial da prescrição da ação indenizatória por uso indevido de marca surge a partir da violação do direito, prolongando-se no tempo nos casos de violações permanentes ou continuadas. REsp 1282969/SC,Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,Julgado em 21/08/2014,DJE 08/09/2014
Todas as assertivas retiradas da edição n. 24 do Jurisprudência em Teses do STJ
Os direitos de propriedade intelectual são considerados bens móveis. A
proteção da Propriedade Industrial é resguardada pela Lei nº 9.279/96. Constituem bens incorpóreos que compõem o estabelecimento empresarial:
as marcas, desenho industrial, patente de invenção e modelo de utilidade. A
proteção da invenção e do modelo de utilidade decorrem da patente, enquanto o
desenho industrial e as marcas são objeto de registro. Os direitos de
propriedade intelectual são considerados bens móveis.
A proteção efetuar-se-á mediante: a) concessão de patentes de invenção e
de modelo de utilidade; b) concessão de registro de desenho industrial; c)
concessão de registro de marca; d) repressão às falsas indicações geográficas;
e e) repressão à concorrência desleal.
Letra A)
Alternativa Incorreta. Segundo entendimento do STJ a declaração de caducidade do registro de
marca tem efeitos jurídicos a partir de sua declaração (ex nunc), em vez de
efeitos retroativos (ex tunc).
(REsp 1080074 / RS) DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DEFINITIVO, PELO PRESIDENTE DO INPI, DE RECURSO
QUE INDEFERE O REGISTRO DE MARCA, AO FUNDAMENTO DE HAVER MARCA REGISTRADA,
HÁBIL A OCASIONAR CONFUSÃO. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. ANULAÇÃO
DA DECISÃO, TENDO EM VISTA O ACOLHIMENTO DE SUPERVENIENTE PEDIDO DE DECLARAÇÃO
DE CADUCIDADE DO REGISTRO DA MARCA. DESCABIMENTO. TESE RECURSAL QUE NÃO TEM
SUBSTRATO NO QUE FOI DECIDIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF, A IMPOSSIBILITAR O
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. Com o julgamento, pela Segunda Seção, dos
EREsp 964.780, relatados pela Ministra Nancy Andrighi, ficou pacificado que a
declaração de caducidade do registro de marca tem efeitos jurídicos a partir de
sua declaração (ex nunc), em vez de efeitos retroativos (ex tunc). 2. Por
expressa disposição do artigo 212, § 3º, da Lei da Propriedade Industrial,
julgados definitivamente os recursos administrativos, pelo Presidente do INPI,
encerra-se a instância administrativa. Com efeito, tendo sido só posteriormente
suscitada e obtida a declaração de caducidade do registro, pelo não uso da
marca, é descabido falar em ilegalidade ou irregularidade do ato praticado pela
autarquia, a ensejar, por esse fato novo, a anulação do ato administrativo pelo
Poder Judiciário. 3. No entanto, embora a tese da caducidade tenha sido
suscitada pelo autor e discutida nos autos, no caso, notadamente com o
julgamento conjunto dos embargos de declaração opostos pelas partes em face do
acórdão da apelação, ficou bem esclarecido que, no ponto, a Corte de origem
acolheu a fundamentação da sentença que reconheceu a ilegalidade do ato
administrativo por outro motivo - o que atrai a incidência da Súmula 284/STF, a
impossibilitar o conhecimento do recurso especial. 4. Recurso especial não
conhecido.
Letra B)
Alternativa Correta. O registro da marca de alto renome é regulamentado
pelo INPI através da Resolução nº121, que, em seu art. 2º, conceitua como de
“alto renome a marca que goza de uma autoridade incontestável, de um
conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação
no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente,
à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado
magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente,
elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se
prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples
presença”.
Letra C)
Alternativa Incorreta. A marca de alto renome que ganha proteção em todos
os ramos da atividade. O registro da marca de alto renome é regulamentado pelo
INPI através da Resolução nº121, que, em seu art. 2º, conceitua como de “alto
renome a marca que goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e
prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da
qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos
produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma
extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente,
elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se
prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples
presença”.
Letra
D) Alternativa Incorreta.: Segundo o entendimento
do STJ, “em face do grau de
subjetividade inerente à análise, pelo juiz, de possível colidência de marcas
ou expressões de propaganda, a doutrina fixou os seguintes parâmetros para
viabilizar uma análise objetiva entre marcas, como destaquei no voto condutor
do acórdão no recurso especial transcrito acima: (i) as marcas devem ser
apreciadas sucessivamente, de modo a se verificar se a lembrança deixada por
uma influência na lembrança deixada pela outra; (ii) as marcas devem ser
avaliadas com base nas suas semelhanças e não nas suas diferenças; (iii) as
marcas devem ser comparadas pela sua impressão de conjunto e não por detalhes.
Portanto, em demandas relativas a violação de direito marcário, o julgador não
deve analisar os elementos disponíveis isoladamente, mas sim examinar as
circunstâncias em seu conjunto, bem como se as semelhanças existentes entre as
marcas influenciam a lembrança de uma marca em face da outra”. (REsp
1450143/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
19/08/2014, DJe 02/09/2014).
Letra E)
Alternativa Incorreta. Segundo entendimento do STJ, pelo princípio da actio
nata, o prazo prescricional da ação somente se inicia no momento em que
constatada a violação do direito que se busca proteger por meio da ação. RECURSOS
ESPECIAIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÕES DE ABSTENÇÃO DE USO CUMULADAS COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. MARCA E NOME COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
NECESSIDADE.
1. Segundo o princípio da actio nata, o prazo
prescricional da ação somente se inicia no momento em que constatada a violação
do direito que se busca proteger por meio da ação. 2. Diante das
particularidades da demanda e da causa de pedir, incabível a utilização como
marco inicial da prescrição a data do depósito dos atos constitutivos da
contraparte na Junta Comercial, ocorrido em 1951. A contagem do prazo
prescricional, no caso, iniciou-se com a alegada mudança de postura da ré, com
a cessão do nome empresarial a terceiros e com a implementação de centro
comercial, a partir do ano de 1997. 3. Superada a preliminar de prescrição por
esta Corte, impõe-se o retorno dos autos ao tribunal de origem para que
prossiga no julgamento dos demais temas veiculados nas razões recursais de
apelação das partes, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 4.
Recurso especial de PARJOM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA E OUTRO conhecido em parte
e, nessa parte, não provido, prejudicadas as demais
questões. 5.
Recurso especial de COMPANHIA HERING conhecido em parte e, nessa parte, provido
para afastar a ocorrência de prescrição, determinando o retorno dos autos ao
tribunal de origem para que prossiga no julgamento dos recursos de apelação
interpostos pelas partes, prejudicadas as demais questões.
6. Recurso
especial de LOJAS HERING S.A. não conhecido, porquanto integralmente
prejudicado.
Gabarito do Professor: B
Dica: Prescreve em 5 (cinco)
anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial.