Questão 2383957

• Banca: TRF - 2ª Região
• Órgão: TRF - 2ª REGIÃO
• Ano: 2017
• Provas: TRF - 2ª Região - 2017 - TRF - 2ª REGIÃO - Juiz Federal Substituto
• Disciplina: Direito Empresarial (Comercial)
• Assuntos: Direito da Propriedade Industrial; Requisitos para registro e patente; Utilização e Extinção da propriedade

Sociedade empresária obteve, em 2010, o registro da marca “Lord Ello”, para assinalar produtos que, mais tarde, tencionava fabricar. Devido a critérios internos, a fabricação foi adiada e a marca não foi usada. Em 2017, outra pessoa jurídica estuda adotar idêntico designativo, para assinalar produtos da mesma classe e do mesmo segmento consumidor. Indique a opção correta:

• A. Como o registro foi deferido à anterior requerente, o uso legítimo da marca, por outrem, exige licença, certo que, dentro dos dez anos de proteção inicial, é indiferente a falta de uso.
• B. Em regra, a falta de uso implica, após o prazo previsto em lei, nulidade absoluta do registro.
• C. A falta de uso pode gerar a anulação do registro, se decorrente de capricho ou de intuito de especulação, mas a invalidade não ocorre quando a abstenção é oriunda de critérios lógicos, como, no caso, prioridades mercadológicas da fabricante.
• D. A falta de uso pode implicar caducidade do registro, decorrido o prazo previsto em lei, desde que as anuidades não sejam pagas.
• E. Em princípio, afigura-se presente, no caso, hipótese de caducidade da marca, apta a ser requerida pela sociedade que apresenta interesse em adotá-la e pronunciada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Gabarito: E

Comentários

• A-ERRADA: Não é indiferente a falta de uso pela marca.

  Art. 142. (Lei 9279) O registro da marca extingue-se:

  III - pela caducidade;

  Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

  I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

   

  B- ERRADA

  A falta de uso implica "caducidade".

   

  C- ERRADA

  A falta de uso implica "caducidade" e não na anulação do registro.

   

  D - ERRADA

  Não há que se falar em caducidade, nos casos de ausência de pagamento de anuidade.

   

  E- CORRETA

   

   

• A Lei 9.279/96 prevê a possibilidade de o registro da marca caducar se não for usada:

  Art. 143. Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

  I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

  II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

  Imagine que uma marca é registrada no INPI. A empresa começa a fabricá-lo aqui no Brasil, mas ele só é vendido para o mercado externo, nunca sendo comercializado aqui. Há risco de haver a caducidade da marca com base no inciso I?

  NÃO. Se o titular da marca registrada no Brasil industrializa, fabrica, elabora o produto em território nacional, claramente inicia e faz uso da marca no Brasil, merecendo toda proteção legal, pois aqui empreende, gerando produção, empregos e riqueza, sendo indiferente que a mercadoria aqui produzida seja destinada ao mercado interno ou exclusivamente ao externo. Produzir no País o produto com a marca aqui registrada atende suficientemente ao requisito legal de “uso da marca iniciado no Brasil”.

  Imagine que uma marca é registrada no INPI. A empresa (de grande porte) começa a fabricá-lo aqui no Brasil, mas depois de mais de 5 anos, somente produziu cerca de 70 pacotes do produto. Há risco de haver a caducidade da marca com base no inciso II?

  SIM. É possível que se reconheça a caducidade do registro da marca quando, em um período de cinco anos, o valor e o volume de vendas do produto relacionado à marca forem inexpressivos. No caso analisado pelo STJ, o uso esporádico da marca, com escassas negociações no mercado, foi considerado inexpressivo dentro da magnitude das operações bilionárias realizadas pela empresa, portanto, insuficiente para configurar e comprovar o uso efetivo da marca. STJ. 4ª Turma. REsp 1.236.218-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 5/2/2015 (Info 563).

  Comentários complementares: https://dizerodireitodotnet.files.wordpress.com/2015/07/info-563-stj.pdf 

• complemento:

  13) A declaração de caducidade do registro de marca tem efeitos jurídicos a partir de sua declaração (ex nunc), e não efeitos retroativos (ex tunc).

  1.1.1.1  Acórdãos

  REsp 1080074/RS,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em 26/02/2013,DJE 13/03/2013
  EREsp 964780/SP,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, Julgado em 10/08/2011,DJE 29/08/2011
  REsp 330175/PR,Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA,Julgado em 18/12/2001,DJ 01/04/2002

• C) INCORRETA Art. 143 Lei 9279/96 (Propriedade Industrial) § 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

   

  TRF-2 - AC APELAÇÃO CIVEL AC 200951018057264 (TRF-2) 2. Para se dirimir sobre a regularidade ou não da caducidade decretada pelo INPI, devem ser avaliados todos os requisitos legais para sua decretação, ou seja, aqueles constantes dos arts. 142 a 146 da LPI (Lei n. 9.279, de 14/05/1996), vez que a decisão do órgão se deu ainda sob a égide dessa norma. São eles: 1º) o desuso da marca pelo prazo de cinco anos; 2º) o requerimento da caducidade, por parte de qualquer interessado em explorar a mesma marca, no mesmo segmento mercadológico; 3º) a não comprovação, por parte do titular da marca, de um motivo de força maior a justificar o desuso.

   

  TRF-2 - APELAÇÃO CIVEL AC 212977 RJ 1999.02.01.047681-0 (TRF-2) II - Assim é que o desuso intencional da marca , pelo licenciado, é ato que só interessa ao titular, incapaz de se configurar em motivo de força maior de modo a elidir o decreto de caducidade proferido pelo INPI, eivando-o de má-fé, com vistas a impedir a incidência do instituto da prescrição, sendo de se notar, ademais, que o contrato supostamente assinado pelas partes, trazido aos autos para embasar os argumentos da autora (fls. 235/236), não se traduz, como alega, em contrato de licenciamento, mas de transferência de titularidade da marca, sem que lhe tenha sido imputado nenhum vício de vontade.

   

   

  E) CORRETA TRF-2 - APELAÇÃO CIVEL AC 180935 98.02.36905-5 (TRF-2) Deve figurar no polo passivo da demanda, na qualidade de litisconsorte passiva necessária, empresa que formulou pedido administrativo de decretação de caducidade de marca, porquanto a decisão judicial irá atingir seus interesses, demonstrados por ocasião do requerimento. - O reconhecimento da procedência do pedido feito pelo INPI não aproveita ao litisconsorte passivo, impondo-se ao julgador de primeira instância a análise do mérito da causa, à luz da contestação formulada, sob pena de supressão de instância.

• O erro da alternativa "c" está em meramente falar em "anulação" do registro, quando deveria tratar de caducidade, ou, reforçando o erro da assertiva, a noção de "prioridades mercadológicas da fabricante" não seria apta a constituir justa causa apta a afastar a caducidade por desuso?

• Letra E

  Lei 9.279/96

   Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

          I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

          II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.