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Duas marcas que transmitem a mesma ideia, ainda que ela não seja explícita, não podem conviver, sob risco de causar confusão no público consumidor. Assim entendeu a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao determinar a nulidade do ato do Instituto Nacional da Propriedade Industrial de registrar duas marcas de fraldas descartáveis de nomes semelhantes.
A empresa responsável pela Bigfral alegou que a substituição do prefixo “Big” por “Mega” não seria suficiente para afastar a ilicitude do registro da concorrente — a Megafral. A Bigfral existia antes da criação da segunda, que, inclusive, teve o pedido de registro negado pelo Inpi por duas vezes antes de conseguir a formalização. A proprietária da Megafral está sujeita a multa de RS 10 mil por dia caso faça uso da marca.
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou o pedido, tendo reformado a sentença por entender que a marca Megafral é formada por termos de uso comum e evocativos. No entanto, segundo a relatora, ministra Nancy Andrighi, a proteção marcária busca distinguir um determinado produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, mas de origem diversa.
"Na espécie, contrapondo-se as marcas em disputa (Bigfral e Megafral), a conclusão inafastável é no sentido do reconhecimento da existência de sensível afinidade ideológica entre elas (pois transmitem a ideia de “fralda grande”), o que pode gerar confusão ou associação indevida por parte do público consumidor", apontou a relatora. Ela ressaltou ainda que, nesses casos, basta a possibilidade de confusão, não sendo exigida prova de efetivo engano por parte de clientes.
Ao dar provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença de primeiro grau e determinar a incidência da multa, a relatora ressaltou que o caso em análise se diferencia de outros precedentes do STJ referentes às marcas evocativas.
“Ainda que a marca Bigfral possa ser considerada evocativa, tal fato não retira (ao contrário do que entendeu o tribunal de origem) o direito de seu titular, detentor de registro anterior, de se opor ao uso não autorizado de marca que transmita ao consumidor a mesma ideia acerca do produto que designa”, destacou Nancy.
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A questão tem por objeto tratar das marcas, que são protegidas através
do registro no INPI. As marcas consistem em sinais distintivos destinados a
apresentar e identificar, de forma direta ou indireta, produtos e serviços
oferecidos no mercado. A identificação direta está relacionada a um serviço ou
produto determinado.
O art. 122, da LPI determina que “são suscetíveis como marca os sinais
distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidas as proibições
legais”.
Pelo princípio da especificidade, o registro da marca confere ao seu
titular a proteção no ramo da atividade em que foi registrada. Nesse sentido
dispõe o art. 124, XIX, LPI que não pode ser registrado como marca a reprodução
ou imitação de marca alheia.
Art. 124 – Não são registráveis como marca: (…)
(...)
XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte,
ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar
produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão
ou associação com marca alheia;
Gabarito do professor: ERRADO
Dica: As marcas
são bens incorpóreos que integram o estabelecimento empresarial. A proteção das
marcas ocorre através do registro, realizado no INPI. As marcas podem ser
denominadas como marcas de produto ou serviço, marcas de certificação e marcas
coletivas, sendo o seu conceito estampado no art. 123, LPI.
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ERRADO.
Não cabe ao titular do registro consentir, em acordo privado, que outro empresário do mesmo ramo de atividade registre marca idêntica ou semelhante à sua.
“(...) o INPI tem competência exclusiva no território nacional para a concessão de privilégios e sua respectiva exploração nos termos do CPI, não podendo acordos privados se sobreporem à determinações legais desse órgão oficial (...)”. (REsp 256.442-RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 19.04.2007, Informativo 317/2007).