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Resposta: letra C
"1) Marca de alto renome
O titular de uma marca detém legítimo interesse em obter, por via direta, uma declaração geral e abstrata de que sua marca é de alto renome. Cuida-se de um direito do titular, inerente ao direito constitucional de proteção integral da marca.
O art. 125 da LPI não estabeleceu os requisitos necessários à caracterização do alto renome de uma marca, sujeitando o dispositivo legal à regulamentação do INPI.
A sistemática imposta pelo INPI por intermédio da Resolução nº 121/05 somente admite que o interessado obtenha o reconhecimento do alto renome de uma marca pela via incidental.
Há, portanto, uma lacuna existente na Resolução nº 121/05 considerando que ela prevê a declaração do alto renome apenas pela via incidental. Essa omissão do INPI na regulamentação do art. 125 da LPI justifica a intervenção do Poder Judiciário.
Vale ressaltar, no entanto, que ainda que haja inércia da Administração Pública, o Poder Judiciário não pode suprir essa omissão e decidir o mérito do processo administrativo, mas apenas determinar que o procedimento seja concluído em tempo razoável. Dessa forma, até que haja a manifestação do INPI pela via direta, a única ilegalidade praticada será a inércia da Administração Pública, sendo incabível, nesse momento, a ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato omissivo.
Por outro lado, os atos do INPI relacionados com o registro do alto renome de uma marca, por derivarem do exercício de uma discricionariedade técnica e vinculada, encontram-se sujeitos a controle pelo Poder Judiciário, sem que isso implique violação do princípio da separação dos poderes.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.162.281-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/2/2013 (Info 517)."
Sobre a letra B:
"Marcas fracas ou evocativas
Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.
O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial - impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público - mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.315.621-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 4/6/2013 (Info 526)".
Fonte: http://www.dizerodireito.com.br/2014/02/8-principais-julgados-de-direito.html
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A) 1.1) A marca de alto renome (art. 125 da Lei de Propriedade Industrial – LPI) é exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e assim declarada pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Precedentes: REsp 1114745/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 21/09/2010; REsp 716179/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 14/12/2009
B) 2) Marcas fracas ou evocativas, constituídas por expressões comuns ou genéricas, não possuem o atributo da exclusividade podendo conviver com outras semelhantes. Precedentes: AgRg no REsp 1046529/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014; REsp 1107558/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA FEIRA, julgado em 01/10/2013, DJe 06/11/2013; REsp 1315621/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 13/06/2013; REsp 1039011/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 17/06/2011; REsp 1082734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 28/09/2009. (VIDE INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA N. 526 e 466)
C) 6) Para se conceder a proteção especial da marca de alto renome, em todos os ramos de atividade, (art. 125 da LPI) é necessário procedimento administrativo junto ao INPI. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1116854/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 02/10/2012; AgRg no REsp 954378/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 03/05/2011; REsp 951583/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 17/11/2009; REsp 658702/ RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2006, DJ 21/08/2006; AREsp 208656/ SP (decisão monocrática), Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 18/12/2013, DJe 03/02/2014. (VIDE INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA N. 548, 517 e 413)
D) 14) Para a caracterização da colidência entre marcas, devem ser utilizados os seguintes parâmetros: (i) as marcas devem ser apreciadas sucessivamente, de modo a se verificar se a lembrança deixada por uma influencia na lembrança deixada pela outra; (ii) as marcas devem ser avaliadas com base nas suas semelhanças e não nas suas diferenças; e (iii) as marcas devem ser comparadas pela sua impressão de conjunto e não por detalhes. Precedente: REsp 1342955/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 31/03/2014
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CONTINUANDO...
E) 18) Vige no Brasil o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fez uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso. Precedentes: REsp 1353531/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 20/03/2014; REsp 1034650/ RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe 22/04/2008; REsp 964780/SP, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2007, DJ 24/09/2007.
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TESES DO STJ SOBRE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (parte I)
Disponível em: http://www.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp?edicao=EDI%C7%C3O%20N.%2024:%20PROPRIEDADE%20INDUSTRIAL
1) A marca de alto renome (art. 125 da Lei de Propriedade Industrial LPI) é exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e assim declarada pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial. LETRA A
2) A marca notoriamente conhecida (art. 126 da LPI - Lei n. 9.279/96) é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial em seu ramo de atividade independentemente de registro no Brasil.
3) O atual conceito de marca de alto renome previsto no art. 125 da LPI é análogo ao antigo conceito de marca notória previsto no art. 67 do revogado Código da Propriedade Industrial - Lei n. 5.772/71.
4) Marcas fracas ou evocativas, constituídas por expressões comuns ou genéricas, não possuem o atributo da exclusividade podendo conviver com outras semelhantes. LETRA B
5) Na vigência da Lei n. 5.772/71 (antigo Código da Propriedade Industrial) não poderiam ser objeto de patente produtos químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação.
6) O direito de exclusividade ao uso da marca é, em regra, limitado pelo princípio da especialidade, ou seja, à classe para a qual foi deferido o registro.
7) Para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos.
8) Para se conceder a proteção especial da marca de alto renome, em todos os ramos de atividade, (art. 125 da LPI) é necessário procedimento administrativo junto ao INPI. LETRA C
9) Cabe ao INPI e não ao Poder Judiciário analisar os requisitos necessários à qualificação da marca como de alto renome.
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TESES DO STJ SOBRE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (parte II)
Disponível em: http://www.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp?edicao=EDI%C7%C3O%20N.%2024:%20PROPRIEDADE%20INDUSTRIAL
10) O termo inicial da prescrição da ação indenizatória por uso indevido de marca surge a partir da violação do direito, prolongando-se no tempo nos casos de violações permanentes ou continuadas.
11) A ação de nulidade de registro de marca ou patente é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade, devendo correr na Justiça Federal ante a obrigatoriedade de participação do INPI.
12) Prescreve em cinco anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial. (Súmula 143/STJ)
13) A declaração de caducidade do registro de marca tem efeitos jurídicos a partir de sua declaração (ex nunc), e não efeitos retroativos (ex tunc).
14) A não observância dos padrões dos produtos e serviços da marca licenciada demonstra o seu uso indevido e autoriza a tutela inibitória para impedir a utilização.
15) Para a caracterização da colidência entre marcas, devem ser utilizados os seguintes parâmetros: (i) as marcas devem ser apreciadas sucessivamente, de modo a se verificar se a lembrança deixada por uma influencia na lembrança deixada pela outra; (ii) as marcas devem ser avaliadas com base nas suas semelhanças e não nas suas diferenças; e (iii) as marcas devem ser comparadas pela sua impressão de conjunto e não por detalhes. LETRA D
16) Não é possível a prorrogação por 5 (cinco) anos do prazo de proteção de 15 (quinze) anos concedido às patentes estrangeiras depositadas em data anterior a 1º de janeiro de 2000, ante a ausência de suporte legal e da inaplicabilidade automática e sem reserva do acordo internacional TRIPs.
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TESES DO STJ SOBRE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (parte III)
Disponível em: http://www.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp?edicao=EDI%C7%C3O%20N.%2024:%20PROPRIEDADE%20INDUSTRIAL
17) A Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline , vigora pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, até o prazo máximo de proteçãoconcedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado.
18) A legislação observa o sistema atributivo para obtenção do registro de propriedade de marca, considerando-o como elemento constitutivo do direito de propriedade (art. 129 da LPI); porém também prevê um sistema de contrapesos, reconhecendo situações que originam direito de preferência à obtenção do registro, lastreadas na repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário.
19) Vige no Brasil o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fez uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso. LETRA E
20) O prazo prescricional para a ação de abstenção de uso de marca, na vigência do Código Civil de 1916, é de 10 anos entre presentes e 15 anos entre ausentes, aplicando- se o prazo das ações reais previsto no artigo 177, segunda parte, do CC/16.
21) A proteção relativa à designação, por título genérico, de banda ou grupo musical se adequa às regras da propriedade industrial, e não às normas inerentes à personalidade.
22) O entendimento, extraído do art. 50 da Lei 5.772/71 (antigo Código de Propriedade Industrial), de que, não paga a anuidade no prazo estabelecido no art. 25 do mesmo Diploma Legal, isto é, dentro dos primeiros 180 dias do respectivo período anual, caduca automaticamente a patente, mostra-se incompatível com o devido processo legal, que exige, mesmo nos processos administrativos, a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV), fazendo-se necessária a prévia notificação do titular.
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b) Na mesma oportunidade, Jaqueline faz a seguinte consulta: havia solicitado a prorrogação de registro de desenho industrial de outra cadeira por mais cinco anos, dez anos após tê-la registrado. Contudo, esqueceu-se de realizar o pagamento da retribuição devida. Passados três meses do prazo de pagamento, Jaqueline se lembrou, mas não sabem quais são as consequências de tal lapso.
Qual (is) é (são) a(s) consequência(s) do atraso deste pagamento?
Apesar de os artigos 108, §1º, OU 120, §2º, da Lei 9.279/96 preverem que o pedido de prorrogação deve ser instruído com comprovante de pagamento da respectiva retribuição, Jaqueline ainda tem 3 (três) meses para efetuar o pagamento, não se extinguindo o registro de imediato, visto que o pedido de prorrogação foi realizado até o termo da vigência do registro (art. 108, §2º, da Lei 9.279/96). A consequência do atraso desse pagamento é que Jaqueline deve realizar o pagamento de uma retribuição adicional (art. 108, §2º, OU art. 120, §3º, da Lei 9.279/96).
Vejamos:
Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.
§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.
§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.
Art. 120. O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição qüinqüenal, a partir do segundo qüinqüênio da data do depósito.
§ 3º O pagamento dos qüinqüênios poderá ainda ser efetuado dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional.
JOELSON SILVA SANTOS
PINHEIROS ES
MARANATA O SENHOR JESUS VEM!!!
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QUESTAO DE DIREITO EMPRESARIAL.
Jaqueline trabalha desenvolvendo cadeiras de vários estilos, sendo titular de diversos registros de desenhos industriais. Recentemente, Jaqueline realizou um trabalho com o intuito de inovar, de criar uma cadeira com forma inusitada, o que culminou no desenvolvimento de um móvel vulgar, mas que poderia servir para a fabricação industrial.
De acordo com o enunciado acima e com a legislação pertinente, responda às questões abaixo, indicando o(s) respectivo(s) fundamento(s) legal (is):
a) Jaqueline pode registrar a cadeira, fruto de seu mais recente trabalho, como desenho industrial?
Jaqueline não pode registrar a cadeira, pois a sua forma é vulgar, conforme previsão do art. 100, II, da Lei 9.279/96. Senão vejamos:
Dos Desenhos Industriais Não Registráveis
Art. 100. Não é registrável como desenho industrial:
I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração;
II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.
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MARCA ALTO RENOME: depende de registro para ser assegurada proteção especial em todos os ramos da atividade.
MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA: independe de estar previamente depositada ou registrada para gozar de proteção especial.
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Lembrete: dois principais princípios da Propriedade Industrial são o princípio da especificidade e o princípio da territorialidade. A marca de alto renome é uma exceção ao princípio da especificidade e a marca notória ao princípio da territorialidade.
Avante!
Um dia a mais é um dia a menos na caminhada... cada dia mais próximo!
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Gabarito letra (C)
Marca de Alto Renome
Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.
Marca Notoriamente Conhecida
Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.
Vale aqui também falar sobre patente pipeline ou patente de revalidação
Essa concessão resprenta uma mitigação ao princípio da novidade.
Além disso, esse registro não se submete à regra do art. 8°, não exigindo novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Trata-se de uma exceção.
Os requisitos para essa concessão, estão nos arts. 230 e 231 da Lei de Propriedade Industruial e dessa forma não poderá ser anulada invocando-se a ausência de um dos requisitos do art. 8°.
DEUS SALVE O BRASIL.
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Só uma observação ao comentário de L. Cavalcante. A expressão "marca notória", na verdade, é sinônima de marca de alto renome, sendo que utilizada na antiga Lei de Propriedade Industrial (lei nº 5.772/71). Ambas as expressões não se confundem com "marca notoriamente conhecida", que é a prevista no art. 126 da lei nº 9.279/96.
Portanto:
Marca de Alto Renome (art. 125, LPI) = Marca Notória (expressão usada na antiga lei), termos que não se confundem com a Marca Notoriamente Conhecida (art. 126, LPI). Só para não restarem dúvidas: marca notória e marca notoriamente conhecida NÃO são a mesma coisa.
Transcrevo trecho de André Santa Cruz Ramos (Esquematizado, 2016, pág. 253):
– Observação: Onde se lê “marca notória”, nesse julgado, entenda-se “marca de alto renome”, já que o acórdão em questão analisou o caso à luz da antiga LPI (Lei 5.772/1971), na qual a marca de alto renome, hoje disciplinada no art. 125 da LPI vigente (Lei 9.279/1996), era chamada de marca notória.
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NOTÓRIA - proteção apenas NO ramo de atividade;
'NO' precisa de registro
ALTO RENOME - proteção em TOdos os ramos
precisa de REgistro
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Sobre a letra B, vejamos recente julgado do STJ:
##Atenção: ##STJ: ##DOD: Marcas “fracas”, evocativas, descritivas ou sugestivas: são aquelas que apresentam baixo grau de distintividade, por se constituírem a partir de expressões que remetem à finalidade, natureza ou características do produto ou serviço por elas identificado. São formadas, portanto, por expressões de uso comum, de pouca originalidade. Ex: “American Airlines” (empresa de serviços de transporte aéreo). Em caso de marcas evocativas ou sugestivas, a exclusividade conferida ao titular do registro comporta mitigação, devendo ele suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes. Ex: “American Airlines” teve que aceitar outra marca registrada como “America Air” (empresa brasileira que atua como táxi aéreo). Isso porque no caso de uso de marcas evocativas ou descritivas, a anterioridade do registro não justifica o uso exclusivo de uma expressão dotada de baixo vigor inventivo. A “American Airlines” buscou anular o registro da marca nominativa “America Air” invocando a teoria da “distintividade adquirida” (significação secundária ou secondary meaning). O fenômeno da distintividade adquirida ocorre quando um signo de caráter comum, descritivo ou evocativo foi utilizado durante tanto tempo, alcançando tantas pessoas que passou a adquirir eficácia distintiva suficiente, a ponto de possibilitar seu registro como marca. O STJ não acolheu a tese. Diante do fato de as duas marcas serem evocativas e considerando que as empresas prestam serviços distintos (não tendo sido constatada a possibilidade de confusão junto ao público) inexiste qualquer razão jurídica que justifique a declaração de nulidade do registro marcário da “America Air”. STJ. 3ª T. REsp 1773244/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02/04/19 (Info 646)
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A alternativa E) é a INCORRETA. O sistema de proteção do direito autoral no Brasil DECLARATIVO. Já em se tratando de propriedade industrial, tem-se o sistema ATRIBUTIVO, que protege quem primeiro registra. Deixo minha divergência tanto dos colegas que responderam C quanto do STJ.
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"Para se conceder a proteção especial da marca de alto renome em todos os ramos de atividade, é dispensável procedimento administrativo junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial."
Jurisprudência em teses n. 24, tese n. 8:
Para se conceder a proteção especial da marca de alto renome, em todos os ramos de atividade, (art. 125 da LPI) é necessário procedimento administrativo junto ao INPI.