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b) CORRETA
Informativo nº 0464 do STJ
COLIDÊNCIA. MARCA. NOME COMERCIAL. LEI N. 9.276/1996.
A Turma reiterou o entendimento de que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se deve ater apenas à análise do critério da anterioridade, mas também levar em consideração outros dois princípios básicos do direito pátrio das marcas: o princípio da territorialidade, correspondente ao âmbito geográfico da proteção, e o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarado pelo INPI de alto renome ou notória, está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como pressuposto de necessidade de evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Hodiernamente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais. Entendeu, ainda, que a melhor exegese do art. 124, V, da LPI (Lei n. 9.276/1996) para compatibilização com os institutos da marca e do nome comercial é que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro da marca, que possui proteção nacional, é necessário nesta ordem: que a proteção ou nome empresarial não goze de tutela restrita a alguns estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo território nacional e que a reprodução ou imitação sejam suscetíveis de causar confusão ou associação com esses sinais distintivos. Assim, a Turma deu provimento ao recurso e denegou a segurança. Precedente citado: REsp 971.026-RS. REsp 1.204.488-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/2/2011.
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Letra A: ERRADA: RECURSO ESPECIAL Nº 1.238.041
DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. DIREITO DE
EXCLUSIVA. LIMITAÇÕES. EXISTÊNCIA DE DUPLO REGISTRO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NOME
DE DOMÍNIO NA INTERNET. PRINCÍPIO “FIRST COME, FIRST SERVED”. INCIDÊNCIA.
1. Demanda em que se pretende, mediante oposição de direito de exclusiva, afastar a
utilização de termos constantes de marca registrada do recorrente.
2. O direito de precedência, assegurado no art. 129, § 1º, da Lei n. 9.729/96, confere ao
utente de marca, de boa-fé, o direito de reivindicar para si marca similar apresentada a
registro por terceiro, situação que não se amolda a dos autos.
3. O direito de exclusiva, conferido ao titular de marca registrada sofre limitações,
impondo-se a harmonização do princípio da anterioridade, da especialidade e da
territorialidade.
4. “No Brasil, o registro de nomes de domínio na internet é regido pelo princípio 'First Come,
First Served' , segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as
exigências para o registro”. Precedentes.
5. Apesar da legitimidade do registro do nome do domínio poder ser contestada ante a
utilização indevida de elementos característicos de nome empresarial ou marca devidamente
registrados, na hipótese ambos os litigantes possuem registros vigentes, aplicando-se
integralmente o princípio “First Come, First Served ”.
6. Recurso especial desprovido.
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Letra C:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ACOLHEU
REGISTRO DE MARCA. REPRODUÇÃO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADO
ANTERIORMENTE. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA À PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL.
ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. COTEJO
ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Apesar de as formas de proteção ao uso das marcas e do nome de
empresa serem diversas, a dupla finalidade que está por trás dessa
tutela é a mesma: proteger a marca ou o nome da empresa contra
usurpação e evitar que o consumidor seja confundido quanto à
procedência do produto. REsp 1204488 / RS. Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)
J. em 22/02/2011
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Letra D: RECURSO ESPECIAL Nº 1.204.488 - RS (2010/0142667-8)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI - 22/02/2011(Data do Julgamento) "Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre
denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério
da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois
princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da
territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o
princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca,
salvo quando declarada pelo INPI de "alto renome" (ou "notória",
segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao
tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se
evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários".
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Letra E: RECURSO ESPECIAL Nº 1.184.867 - SC (2010/0041466-7)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO. J. em
15/05/2014"A tutela ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa
decompetência da junta comercial em que registrados os atos
constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território
nacional desde que seja feito pedido complementar de arquivamento
nas demais juntas comerciais".
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Não entendi porque a A está errada.
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A letra A para mim reflete a jurisprudência do stj. Estaria errada em razão de que há possibilidade de contestação caso haja má-fé do titular do nome de domínio?
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A) De acordo com o princípio first come, first served, com base
no qual se concede o domínio eletrônico ao primeiro
requerente que satisfizer as exigências para o registro de nomes
comerciais na rede mundial de computadores, é incabível
contestação do titular de signo distintivo similar ou idêntico
que anteriormente tenha registrado o nome ou a marca na junta
comercial e no INPI.
ERRADA:o erro está em afirmar que é incabível contestação
DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. DIREITO DE
EXCLUSIVA. LIMITAÇÕES. EXISTÊNCIA DE DUPLO REGISTRO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NOME
DE DOMÍNIO NA INTERNET. PRINCÍPIO “FIRST COME, FIRST SERVED”. INCIDÊNCIA.
(...)
4. “No Brasil, o registro de nomes de domínio na internet é regido pelo princípio 'First Come,
First Served' , segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as
exigências para o registro”. Precedentes.
5. Apesar da legitimidade do registro do nome do domínio poder ser contestada ante a
utilização indevida de elementos característicos de nome empresarial ou marca devidamente
registrados, na hipótese ambos os litigantes possuem registros vigentes, aplicando-se
integralmente o princípio “First Come, First Served ”.
6. Recurso especial
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Se alguém puder me ajudar, eu agradeço! rs
Bem, li alguns comentários e da professora, mas quero saber se realmente entendi corretamente: Se for feito registro da marca na junta, fica restrito ao estado correspondente, contudo se for feito no INPI ganha amplitude nacional, assim como se for registrada em todas as juntas da federação,correto?
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Angélica, não é isso. Você fez confusão com o registro do nome empresarial e marca. São institutos e procedimentos diferentes. A marca é um bem protegido pelo direito de propriedade industrial e seu registro é junto ao INPI, que é uma autarquia federal, a qual possui a atribuição de conceder privilégios e garantias aos inventores e criadores em âmbito nacional. Já a proteção ao nome empresarial se dá mediante a inscrição da empresa na Junta Comercial, ou seja, a proteção decorre automaticamente do registro do empresário ou da sociedade empresária na Junta Comercial. Quanto ao âmbito de proteção do nome empresarial em todo o território nacional, isso é possível, bastando para tanto o arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades nas demais juntas comerciais das unidades federativas.
Em suma, nome empresarial sempre se registra na Junta Comercial e assegura o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado, e pode ter proteção nacional na hipótese já mencionada. Marca sempre se registra no INPI, salvo marca notória (art.126, LPI), e tem proteção nacional.
Explicado isso, a resposta correta é a letra B, isso porque o entendimento do STJ é no sentido de que eventual colidência entre nome empresarial e marca não seja resolvido pelo princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta o princípo da territorialidade, ou seja, faz necessário que a proteção ao nome empresarial não goze de tutela restrita a um Estado (na Junta Comercial Estadual), mas detenha exclusividade sobre o uso em todo o território nacional (registro dos atos constitutivos nas demais juntas comerciais).
Espero ter esclarecido sua dúvida.
Avante!
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Comentários: professor do QC
A) ERRADO. O erro está no "incabível contestação". Uma coisa é a liberdade de registrar o domínio, outra coisa é poder usufruir daquele domínio se ele fizer parte da marca ou do nome empresarial de uma outra pessoa. O caso mais famoso foi o da xuxa.
No caso paradigma da questão, tem uma peculiaridade de que o nome comercial de ambos os litigantes tinha aquela expressão tal, então prevaleceu o que registrou primeiro o domínio. Mas, no mesmo julgado, ficou bem clara a possibilidade de contestação.
B) CORRETO. Requisitos para o nome impedir o registro da marca: I) Capacidade de gerar confusão; II) Territorialidade, o nome comercial deve estar registrado em cada uma das Juntas Comerciais do Brasil. Acórdão 1.184.867 STJ.
C) ERRADO. O erro está quando fala que o único propósito é resguardar a marca. São dois os objetivos do nome empresarial e da marca: I) proteger contra a usurpação/utilização indevida; II) proteger o consumidor para que ele não seja levado a erro. Acórdão 1.204.488/RS STJ
D) ERRADO. Não bastam só estes aspectos, deve-se também considerar a territorialidade. Se um nome empresarial foi registrado apenas em Minas Gerais, ele não impede o registro da marca. Neste caso, não adianta a anterioridade. Se fosse entre duas marcas (as duas com alcance nacional), aí sim, seria o caso de se considerar apenas a anterioridade.
E) ERRADO. No que diz respeito ao âmbito de proteção, se o nome empresarial foi registrado em todos os Estados, a abrangência da proteção territorial a ele conferida será igual a da marca. = Proteção nacional
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Para acrescentar quanto à letra a:
“O nome de domínio é o endereço eletrônico dos sites dos empresários na internet, hoje muito usados para negociação de produtos e serviços, em razão do desenvolvimento do chamado comércio eletrônico (e-commerce ou e-business).
A propósito, foi aprovado o Enunciado 7, da I Jornada de Direito Comercial do CJF:
“O nome de domínio integra o estabelecimento empresarial como bem incorpóreo para todos os fins de direito”.
Sobre nome de domínio, bem como sobre eventual conflito entre ele e o nome empresarial, decidiu o STJ que o simples fato de um empresário ou sociedade empresária ter registrado um nome empresarial que contenha uma determinada expressão não significa que ele tenha automaticamente o direito exclusivo de usar essa expressão como nome de domínio.
=> Pode ocorrer, por exemplo, que aquela expressão já tenha sido usada por alguém em um nome de domínio. Nesse caso, o titular do nome empresarial registrado não pode, posteriormente, reclamar exclusividade, a não ser que demonstre má-fé do titular do nome de domínio.”
André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado.
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LETRA A: ERRADA
2. No Brasil, o registro de nomes de domínio na internet é regido pelo princípio “First Come, First Served”, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro.
3. A legitimidade do registro do nome do domínio obtido pelo primeiro requerente pode ser contestada pelo titular de signo distintivo similar ou idêntico anteriormente registrado – seja nome empresarial, seja marca.
4. Tal pleito, contudo, não pode prescindir da demonstração de má-fé, a ser aferida caso a caso, podendo, se configurada, ensejar inclusive o cancelamento ou a transferência do domínio e a responsabilidade por eventuais prejuízos.
(REsp 594404/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.09.2013, DJe 11.09.2013)
LETRA B: CERTA e E: ERRADA
6. A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca – que possui proteção nacional –, necessário, nessa ordem:
(i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e
(ii) que a reprodução ou imitação seja “suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”. Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada.
(REsp 1.204.488/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.02.2011, DJe 02.03.2011)
LETRA C: ERRADA
1. A marca é um sinal distintivo, visualmente perceptível, que visa a identificar um produto ou serviço no mercado consumidor. Para se obter o registro da marca e, consequentemente, sua propriedade, é necessária a observância de certos requisitos como a novidade relativa, distinguibilidade, veracidade e licitude, de molde a evitar que o consumidor seja induzido a engano, ante a existência de repetições ou imitações de signos protegidos.
(REsp 862.067/RJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Terceira Turma, j. 26.04.2011, DJe 10.05.2011)
A finalidade precípua da marca, portanto, é diferenciar o produto ou serviço dos seus “concorrentes” no mercado.
LETRA D: ERRADA
2. Sobre eventual conflito entre uma e outro, tem incidência, por raciocínio integrativo, o princípio da especificidade, corolário do nosso direito marcário. Fundamental, assim, a determinação dos ramos de atividade das empresas litigantes. Se distintos, de molde a não importar confusão, nada obsta possam conviver concomitantemente no universo mercantil.
(REsp 119.998/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4.ª Turma, j. 09.03.1999, DJ 10.05.1999, p. 177).
LETRA E: ERRADA
Respondida acima.
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Excelente comentário, João!
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Letra A - ERRADA - Fonte Estratégia Concursos
- Em que consiste o princípio first come, first served?
Este princípio diz que o direito ao nome de domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfazer, quando do pedido, as exigências para o registro.
“(...) No Brasil, o registro de nomes de domínio na internet é regido pelo princípio ‘First Come, First Served’, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro. 3 (...).” (STJ, REsp 594.404/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013)
- A anterioridade do registro do nome empresarial ou da marca nos órgãos competentes assegura ao seu titular o direito de exigir abstenção de uso do nome do domínio na internet?
A princípio não, em razão do princípio do firts come, first served.
Contudo, se comprovada má-fé do empresário que registrou o nome de domínio, sim, como já destacou o STJ.
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(A) De acordo com o princípio first come, first served, com base no qual se concede o domínio eletrônico ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro de nomes comerciais na rede mundial de computadores, é incabível contestação do titular de signo distintivo similar ou idêntico que anteriormente tenha registrado o nome ou a marca na junta comercial e no INPI. ERRADA.
O erro está no "incabível contestação". Uma coisa é a liberdade de registrar o domínio, outra coisa é poder usufruir daquele domínio se ele fizer parte da marca ou do nome empresarial de uma outra pessoa. O caso mais famoso foi o da xuxa.
No caso paradigma da questão, tem uma peculiaridade de que o nome comercial de ambos os litigantes tinha aquela expressão tal, então prevaleceu o que registrou primeiro o domínio. Mas, no mesmo julgado, ficou bem clara a possibilidade de contestação.
Princípio first come, first served - afirma que o direito ao nome de domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfazer, quando do pedido, as exigências para o registro.(...) No Brasil, o registro de nomes de domínio na internet é regido pelo princípio ‘First Come, First Served’, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro. (STJ, REsp 594.404/DF)
A anterioridade do registro do nome empresarial ou da marca nos órgãos competentes assegura ao seu titular o direito de exigir abstenção de uso do nome do domínio na internet? A princípio não, em razão do princípio do firts come, first served. Contudo, se comprovada má-fé do empresário que registrou o nome de domínio, sim, como já destacou o STJ.
B) Para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca — que possui proteção nacional —, é necessário que a reprodução ou imitação seja suscetível de causar confusão ou associação com esses sinais distintivos e que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional. CERTA.
Requisitos para o nome impedir o registro da marca: I) Capacidade de gerar confusão; II) Territorialidade, o nome comercial deve estar registrado em cada uma das Juntas Comerciais do Brasil. Acórdão 1.184.867 STJ.