Questão 830227

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: TJ-AC
• Ano: 2012
• Provas: CESPE - 2012 - TJ-AC - Juiz Substituto
• Disciplina: Direito Empresarial (Comercial)
• Assuntos: Bens tutelados; Direito da Propriedade Industrial; Procedimento administrativo; Utilização e Extinção da propriedade

A empresa A ajuizou, contra a empresa B, ação ordinária indenizatória por perdas e danos, com o propósito de abstenção do uso da marca comercial Y, alegando ocorrência de prática de concorrência desleal.

Com relação à situação hipotética acima apresentada e ao uso da marca em geral, assinale a opção correta.

• A. Nos termos da interpretação jurisprudencial, a ação para reparação de danos causados pelo uso indevido de marca prescreve em vinte anos.
• B. A declaração de nulidade da marca tem efeitos ex nunc no caso de registro deferido em desacordo com a lei.
• C. A reprodução da marca registrada sem autorização do titular é crime de concorrência desleal, podendo o prejudicado ajuizar ação civil indenizatória somente após a decisão criminal condenatória.
• D. De acordo com a jurisprudência, caracteriza-se violação à marca quando a imitação reflete na formação cognitiva do consumidor, que é induzido, por erro, a perceber identidade em dois produtos de fabricações diferentes, presumindo-se sempre prejudicial a quem a lei confere a titularidade o uso indevido de marca alheia.
• E. Em termos legais, o juiz deve determinar a sustação da violação de todas as mercadorias que contenham imitação flagrante da marca registrada.

Gabarito: D

Comentários

• AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE USO DE MARCA. TUTELA ANTECIPADA. UTILIZAÇÃO DE MARCA ALHEIA, SEM FRANQUIA. POSSIBILIDADE DE LESÃO AO DETENTOR DA MARCA E AOS CONSUMIDORES. 1 - A utilização de marca alheia, sem a devida franquia, pode causar lesão ao detentor da marca, decorrente de desvio de clientela, que, aliás, constitui crime de concorrência desleal. 2 - Comprovadas a concessão do uso da marca à agravante, pelo INPI, e a sua utilização indevida pela agravada, deve ser concedida a tutela antecipada para abstenção do uso, inclusive em materiais didáticos e publicitários. 3 - Agravo provido.” (TJMG, agravo de instrumento nº. 0321477-23.2010.8.13.0000, Décima Sexta Câmara Cível, Des. Rel.: José Marcos Vieira, d.j.: 15.9.2010).
•  MARCA. PRESCRIÇÃO. A AÇÃO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELO USO INDEVIDO DE MARCA PRESCREVE EM CINCO ANOS (ART. 178, PAR.10, IX, C. CIVIL); A AÇÃO FUNDADA NA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, VISANDO A CESSAÇÃO DO USO DA MARCA DE PROPRIEDADE DA AUTORA, PRESCREVE EM VINTE ANOS (ART. 177 DO C. CIVIL). APELO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.   (23732 SP 1992/0015130-2, Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 10/10/1994, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 21.11.1994 p. 31769LEXSTJ vol. 69 p. 72RSTJ vol. 76 p. 153)

• Em relação a alternativa A):Nome comercial. Abstenção de uso. Prescrição. Cancelamento da Súmulanº 142 da Corte.1. Com o cancelamento da Súmula nº 142, a Corte afastou o prazo deprescrição de vinte anos para a ação que tenha por objetivo aabstenção do uso do nome ou da marca comercial; a anteriorjurisprudência já afastava, de todos os modos, a incidência do art.178, § 10, IX, do Código Civil, isto é, o prazo de cinco anos; emconclusão, aplicável o art. 177, segunda parte, do Código Civil,sendo de dez anos entre presentes e quinze entre ausentes o prazo deprescrição.2. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp 418580/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, DJ 10/03/2003, p. 191).

• Letra A – INCORRETA – Súmula 143 do STJ: PRESCREVE EM CINCO ANOS A AÇÃO DE PERDAS E DANOS PELO USO DE MARCA COMERCIAL.
  
  Letra B – INCORRETA – No Direito Civil, se um ato é nulo, ele tem efeitos ex tunc (retroativos; anula o ato em si e todos os seus reflexos). A natureza absoluta da nulidade da marca advém do artigo 167, da Lei nº 9.279/96: A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido.
   
  Letra C – INCORRETA – Artigo 189 da Lei 9.279/96: Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão.
   
  Letra D – CORRETA – EMENTA: COMERCIAL E CIVIL. DIREITO MARCÁRIO. USO INDEVIDO DE MARCA CARACTERIZADA. ABSTENÇÃO. INDENIZAÇÃO. A violação marcaria se dá quando a imitação reflete na formação cognitiva do consumidor que é induzido, por erronia, a perceber identidade nos dois produtos de fabricações diferentes. O uso indevido de marca alheia sempre se presume prejudicial a quem a lei confere a titularidade.
  Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido (RECURSO ESPECIAL Nº 510.885 – GO).
   
  Letra E – INCORRETA – Artigo 209, § 2º da Lei 9.279/96: Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

• A letra c está fundamentada no art. 207 da Lei 9.279/96

  
  

  Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.
  

• Gabarito: letra D

  A título de complementação...

  O uso indevido da marca acarreta dano material uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular. O uso indevido da marca provoca desvio de clientela e confusão entre as empresas, acarretando indiscutivelmente dano material. Desse modo, se ficar demonstrado o uso indevido de marca, o juiz deverá declarar a existência do dano (an debeatur). O quantum debeatur, por sua vez, deverá ser apurado no âmbito da liquidação pelo procedimento comum, haja vista a necessidade de comprovação de fatos novos, nos termos do art. 210 da LPI. Quanto ao prejuízo extrapatrimonial, prevalece que o uso indevido da marca gera dano moral in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita - contrafação -, revelando-se desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. STJ. 4ª Turma.REsp 1327773- MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 28/11/2017 (Info 619).

  +

  O termo inicial do prazo prescricional de 5 anos (art. 225 da Lei nº 9.279/1996) para pleitear indenização pelos prejuízos decorrentes do uso de marca industrial que imite outra preexistente, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia registrada (art. 124, XIX), é a data da violação do direito à propriedade industrial e se renova enquanto houver o indevido uso. STJ. 4ª Turma. REsp 1320842-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2013 (Info 524).